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2015年12月

第2回R&C杯ゴルフコンペが、11月1日(日)に兵庫県のレークスワンカントリー倶楽部で開催されました。

今年度は9人のメンバーの参加となりました。

事前の天気予報では雨が心配されましたが、当日は秋らしい穏やかな晴天になり、絶好のゴルフ日和となりました。

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今回のゴルフ場では、スコア集計機能とGPSナビ付きのカートが導入されており、モニタでコースの様子やスコア等を確認しながら、気持ちに余裕を持ってのびのびとコースを回れたと思います。

午前のプレーを終えてもまだまだ元気一杯です。


プレーを終え、いざ表彰式です。

今年度の優勝者は、

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中村弁理士でした!おめでとうございます!

今年度は前年度と比べてグロスのスコアを伸ばした方も多く、ハンディキャップ方式の変更もあってか、前年度に比べて順位が激しく変動した大会となりました。

それぞれの賞品を受け取り、来年度の第3回大会に向け、さらなる飛躍を誓って閉会となりました。

みなさまおつかれさまでした!

 

(NI、RY)

平成24年(受)第1204号 特許権侵害差止請求事件

平成27年6月5日 第二小法廷判決

 

1.結 論

原判決を破棄し、本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。

2.背 景

本件は、特許第3737801号(以下、本件特許)を有する上告人が被上告人に対し、法100条に基づき、被上告人の製品の製造販売の差止と在庫品の廃棄を求めた事案である。一審、二審(原審)とも上告人側が敗訴している。

本件特許の特許請求の範囲は、製造方法により物を特定するプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(以下、PBPクレーム)により記載されており、被上告人の製品はPBPクレーム記載の方法とは異なる方法で製造された物である。

 

3.原審の判断(知財高裁大合議判決)

特許発明の技術的範囲の確定については「特許請求の範囲」に記載の文言を基準とすべきである。これを否定し、特許請求の範囲として記載された特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないことになると「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ね、法的安定性を害するからである。よって、PBPクレームの場合、特許請求の範囲に記載された製法に限定して解釈されるのが原則である。

PBPクレームには、「物クレームの特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情(以下、不可能・困難事情)が存在するため、製造方法によりクレームを表す」真正PBPクレームと、そのような事情が存在するとは言えない不真正PBPクレームがあり、真正PBPクレームに係る発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された製法に限定されず「物」一般に及ぶと解釈され、不真正PBPクレームは原則に従い製法に限定して解釈される。真正PBPクレームの場合は、法1条(特許法の目的)等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、法36条6項2号(クレームの明確性)にも反しないと解される。

真正PBPクレームは上記原則に反するものであるから、その立証は真正PBPクレームに該当すると主張する者が負担し、立証できなければ不真正PBPクレームと認定される。

真正/不真正PBPクレームの解釈は侵害訴訟における技術的範囲の認定時だけでなく、法104条の3の無効の抗弁における発明の要旨認定時にも同様に適用される。

本件特許のクレームは不真正PBPクレームであるため、被上告人(このときは被控訴人)の製品は、本件特許発明の技術的範囲に属さない。

 

知財高裁のPBPクレームの判断について、下表にまとめました。

PBPクレーム

真正

(不可能・困難事情あり)

不真正

(不可能・困難事情なし)

技術的範囲の認定(侵害訴訟) 製法限定なし 製法限定あり
発明の要旨認定(104条の3の無効の抗弁) 製法限定なし 製法限定あり
クレームの明確性(36条6項2号) 充足する 言及なし(充足する)

 

4.最高裁の判断

原審が認定した真正/不真正PBPクレームの基準は是認できない。特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。従って、PBPクレームの場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。(製法に限定されない。)

一方、法36条6項2号(クレームの明確性)の観点から見ると、全てのPBPクレームにおいて、その特許権の効力が製法限定されないとすれば、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのかが不明であり、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。よって、PBPクレームが法36条6項2号に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(以下、不可能・非実際的事情)が存在するときに限られると解するのが相当である。よって、上記の原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。

そこで、本件特許発明の技術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記の事情が存在して法36条6項2号の要件を充足するか否か等について審理を尽くさせるため、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻す。

<千葉勝美裁判長の補足意見>

物の発明のクレームは物自体の構造又は特性により特定すべきものであり、PBPクレームは例外的な記載であるから、出願審査も厳格にすべきである。すなわち、PBPクレームの場合には、不可能・非実際的事情を出願人に主張・立証させ、それが不十分な場合は拒絶査定することとなる。それを避けるためには物を生産する方法の発明として出願する

従前登録されたPBPクレームを有する特許が、今後、無効審判や侵害訴訟における特許無効の抗弁に対して、出願時の不可能・非実際的事情の存在を明らかにできなければ無効とされてもやむを得ない。

 

最高裁のPBPクレームの判断について、下表にまとめました。

PBPクレーム

不可能・非実際的事情あり

不可能・非実際的事情なし

技術的範囲の認定(侵害訴訟) 製法限定なし 製法限定なし
発明の要旨認定(104条の3の無効の抗弁) 製法限定なし 製法限定なし
クレームの明確性(36条6項2号) 充足する 充足しない(拒絶・無効理由になる)

 

5.当所コメント

知財高裁大合議判決は、PBPクレームを真正と不真正に分けて存在させ、各々の権利範囲を異ならせるものでした。しかし、登録特許のPBPクレームが真正と不真正のどちらに該当するかは裁判所の見解がなされない限り明確ではなく、第三者にとって権利範囲の予測を困難にしていました。今回の最高裁判決は、2種類のPBPクレームの存在を許容せず、出願時の不可能・非実際的事情が立証できれば法36条6項2号(クレームの明確性)を充足し、クレームに係る発明の技術的範囲は製法に限定されないものとなる一方、不可能・非実際的事情が立証できなければ、法36条6項2号違反で拒絶されると判示しました。これにより、PBPクレームの権利範囲の解釈が広く明確になり、第三者の権利範囲の予測可能性が高まったと言えます。しかし、本判決においては、PBPクレームと認められるための「出願時の不可能・非実際的事情」の基準が曖昧であるため、どのような事情であれば不可能・非実際的事情と認められるかが明確ではありません。この点については、今後の判例の蓄積により確立されることが期待されます。

また、知財高裁大合議判決は、権利化後の特許権侵害訴訟の場面におけるPBPクレームの解釈についてのみ判示しており、権利化前の出願審査段階でのPBPクレームの解釈については判示していません。今回の最高裁判決は、上記の法36条6項2号違反による拒絶に言及していることからもわかるように、権利化前、すなわち、出願審査段階におけるPBPクレームの解釈を判示しています。この判決を受けて、特許庁も6月10日にPBPクレームに関する「審査基準の改訂」及び「審査・審判における取扱い」の検討開始を発表しました(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm)。従って、今後は出願段階におけるPBPクレームの作成について留意する必要があります。

差し戻し審となる知財高裁での新たな判断が注目されます。

ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なく弊所までお問い合わせください。

 

弁理士  森 俊也
toshinari.mori@rc-iplaw.com
森 俊也

平成27年5月23日(土)に、万博記念公園で開催された「飛行機イベント」に参加してきました。
西日本弁理士クラブ若手会のイベントでして、私は運営側だったのですが、事務所のパートナーや社員たちとそのご家族が多数参加してくれました。
このイベントは、山崎徹也弁理士が大阪大学グライダー部OBということで、「飛行機イベントできるよ!」と声を掛けてもらったのがきっかけで企画したものです。
当日は、降水確率0%の曇りと、暑くもなく非常に快適なイベント日和でした。
 
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開会の挨拶後、早速、「飛ぶ仕組み」のお勉強タイムです。グライダーの実機を見ながら、動力のない飛行機がどうやって上空を旋回できるのかについて、大阪大学グライダー部の現役部員の方からご説明を受けました。
今回は万博公園と言うことで飛行させることができませんが、実際に操縦をしたいという気持ちを抑えきれず、皆さんコックピットに入って操縦気分を味わっておられました。
 
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次に、飛行機模型の製作です。
この製作キットを自作した山崎弁理士から製作の仕方について説明を受け、参加者全員で模様を付けながら製作しました。
小さなお子様も大人が製作している様子を真似ながら自力で制作している姿が印象的でした。
特に、皆さん、主翼や尾翼がずれないように貼りつけるところを注意しておられました。
 
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そして、マイ飛行機が完成した人は広場に行って試験飛行です。
初めはゴムの取付け方が上手くいかなかったり、飛行機を持つ姿勢を間違えたりして試行錯誤の繰返しです。
ですが、30分ほど練習すると、皆さん上手に飛ばすことができるようになっていました。
飛行スタイルが固まると、あとは滞空時間を稼ぐために、尾翼などの角度を調整する必要があります。
この段階になると、専門家の助言を頂きながらの試験飛行です。飛行機が上手く旋回するようになると、周囲の大木に乗り上げてしまう方が続出し、とくに木村弁理士が靴を投げながら振り落す姿が面白かったです。
ちなみに、私が木村弁理士の靴を投げた際、靴が木に引っ掛かってしまってご迷惑をおかけしました。
 
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各自試験飛行を1時間程度行った後、滞空時間コンテストを開催いたしました。
滞空時間コンテストは、5人一組に分かれて「よーいドン」で上空めがけて飛ばし、着地までの時間を競うものです。
弊所のMさんが、3回飛行させた合計時間が31.3秒で、大人の部の2位に入賞しました!
また、子供の部では三宅パートナー弁理士のお子さん二人が3位、4位に入賞され、木村弁理士のお子さんが5位に入賞されました。
3回飛行させた合計時間は、夫々30.4秒、29.6秒、28.5秒と大人顔負けの立派なタイムでした。
 
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最後に、広場でお弁当タイムと授賞式です。
最高の天候に恵まれ、爽やかな汗をかいた後のお弁当は格別でした。
飛行機イベントを通じて、事務所のメンバーと休日を楽しく過ごすことができて良かったです。
 

<事務所メンバーでの集合写真>

<事務所メンバーでの集合写真>


<ご協力いただいた大阪大学グライダー部の皆様

<ご協力いただいた大阪大学グライダー部の皆様>


(文責:中村忠則)